Separazione dei minerali contro Hyde, 242 US 261 (1916)

di Dennis Crouch

Quasi tutte le memorie depositate nel caso Amgen v. Sanofi fanno riferimento alla decisione della Corte Suprema del 1916 nel caso Minerals Separation v. Hyde, 242 US 261 (1916). Si tratta di un piccolo caso interessante che si concentra principalmente sull'ovvietà (cioè "invenzione"), ma tocca anche l'invenzione e la sufficienza della divulgazione. Nel caso di Amgen, la Corte Suprema ha il compito di riconsiderare la legge sull’abilitazione, e quindi è quest’ultima questione la più rilevante.

Il minerale estratto è tipicamente una miscela di metalli e varie gange non metalliche (spesso quarzo). Sebbene le persone avessero escogitato vari modi per separare i due, le soluzioni non erano ancora convenienti. Una forma di separazione era basata sulla consapevolezza che alcuni oli tendevano ad attaccarsi solo al metallo. Vari brevetti precedenti utilizzavano questa legge della natura per far galleggiare il metallo verso l'alto di una miscela liquida o altrimenti affondare sul fondo. Ma quei processi precedenti richiedevano molto petrolio; non erano convenienti; e quindi non ha avuto successo sul mercato. I nostri titolari del brevetto in questo caso sono un trio di metallurgisti londinesi che hanno sviluppato il proprio approccio di "flottazione della schiuma". Hanno mescolato una quantità molto piccola di olio (0,5% del peso del minerale) nel minerale in polvere e poi hanno agitato vigorosamente la miscela. Lo scuotimento faceva sì che nell'olio si formassero bolle d'aria che risalivano verso l'alto sotto forma di schiuma. E, a causa dell'affinità tra l'olio e il metallo, la potenza del metallo e le scaglie rivestirebbero la superficie delle bolle schiumose. Patto statunitense N. 835.120 (1906).

Sulla questione dell'abilitazione , sebbene il titolare del brevetto avesse condotto test su vari oli e acidi; livelli di agitazione; aggiunta di calore; ecc., era anche chiaro che il metodo richiedeva la raffinazione per ogni diverso tipo di minerale. In particolare, l'utente dovrebbe condurre test preliminari per determinare la quantità di olio e il livello di agitazione che funzionano meglio. Il brevetto stesso ammetteva che "nella concentrazione di un particolare minerale è necessario un semplice test preliminare per determinare quale sostanza oleosa produce la proporzione di schiuma o schiuma desiderata."

La Corte Suprema ha considerato la questione, ma ha ritenuto sufficiente la divulgazione.

La composizione dei minerali varia all'infinito, ciascuno presenta il suo problema particolare, ed è ovviamente impossibile specificare in un brevetto il trattamento preciso che sarebbe più efficace ed economico in ciascun caso. Il processo è tale da trattare un'ampia classe di sostanze e l'intervallo di trattamento entro i termini delle rivendicazioni, pur lasciando qualcosa all'abilità delle persone che applicano l'invenzione, è chiaramente sufficientemente definito da guidare gli esperti del settore al suo successo applicazione, come l’evidenza dimostra abbondantemente. Ciò soddisfa la legge.

Separazione dei minerali, 242 USA a 270-271. Nello stesso paragrafo la Corte ha inserito anche una frase sulla determinatezza delle rivendicazioni, utilizzando lo stesso linguaggio della ragionevole certezza che la Corte ha poi ribadito nella causa Nautilus: "la certezza che la legge richiede nei brevetti non è maggiore di quanto sia ragionevole, avuto riguardo alla loro argomento."

Anche il tribunale distrettuale aveva deciso a favore del titolare del brevetto, concludendo che "un intervallo di quantità che lascia qualcosa al giudizio dell'operatore è tutto ciò che può essere descritto ed è sufficientemente definito". Minerals Separation v. Hyde, 207 F. 956 (D. Mont. 1913), rev'd, 214 F. 100 (9th Cir. 1914), rev'd, 242 US 261 (1916). La questione non sembra essere stata informata alla Corte Suprema, ma la corte l'ha comunque affrontata.

Sia la Corte distrettuale che la Corte suprema citano Mowry v. Whitney, 81 US 646 (1871). In quel caso, il giudice William Strong spiegò che un brevetto non viene concesso semplicemente per l’atto di invenzione. Piuttosto, l'inventore deve anche "insegnare al pubblico come praticarlo". Tuttavia, la corte ha continuato spiegando che la specifica è diretta a coloro che hanno esperienza nell'arte. Pertanto, una divulgazione insufficiente al pubblico in generale potrebbe essere comunque sufficiente per insegnare a chi è già informato. "[Potrei lasciare qualcosa alla loro abilità nell'applicare l'invenzione, ma ciò non dovrebbe indurli in errore." Id. Nel caso Mowry, la corte ha concluso che il brevetto era valido nonostante "indicazioni vaghe e incerte" sulla quantità di calore da aggiungere come parte di un processo di fusione.